Передача прав на Торговую Марку. Продажа ТМ. Как купить правильно

1. Согласно ст. 16 п. 7 Закона Украины “Об охране прав на обозначения для товаров и услуг” — владелец торговой марки имеет право передавать любому третьему лицу имущественные права и права, касающиеся интеллектуальной собственности на нее, он может это сделать либо в полной мере, либо частично или насчет части, которая была обозначена в официальном свидетельстве о товарах и/или услугах на основании Договора.

    

   Ст. 16 п. 8 Закона гласит, что: владелец свидетельства на торговую марку имеет право предоставить абсолютно любому лицу разрешение (то есть, выдать лицензию), которая позволит использовать эту ТМ на основании лицензионного договора.

    

   Источник: [https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3689-12#Text]

• Передача прав на торговую марку подразумевает собой заключение договора между сторонами (владельцем прав и их преемником), договор является оплатным.

   

  Что получит преемник прав в итоге? Если договор был заключен о полной передачи прав, то преемник будет иметь все те же права, что и бывший владелец обозначения, а именно:

   

  • право на использование торговой марки;
  • право не разрешать другим лицам использовать Вашу ТМ;
  • право последующей передачи третьему лицу прав интеллектуальной собственности на данную торговую марку полностью, либо же, частично (осуществляется на основании договора);
  • право выдачи лицензии (разрешения) третьим лицам на использование Вашей торговой марки на основании заключенного между Вами лицензионного договора;
  • право ставить перед обозначением своей торговой марки букву “R”, которая означает, что Вашу марку было официально зарегистрировано на территории Украины.

  Бывший владелец же, взамен за это, получит денежную выплату.

   

  Под частичной передачей прав подразумевается, что владелец прав может передать их исключительно на определенный перечень товаров или услуг (а не в полной мере, как это было указано выше) и, все еще, может остаться владельцем бренда в целом.

   

  Проще говоря, таким образом, у нас появится еще один фигурант-правопреемник, например, логотипа, но у старого владельца, также, останутся права на ТМ. Это ярко выражено в отношении компаний, которые занимаются производством и поставкой различных товаров или предоставлением большого спектра услуг, при этом — одно лицо может владеть правами на одежду определенной марки, а другое лицо — правами на электротехнику этой же торговой марки.

Лицензионный договор — это договоренность, согласно которой владелец торговой марки (который будет выступать в договоре как лицензиар), между другой стороной — третьему (заинтересованному) лицу (которое будет выступать в договоре как лицензиат), о праве использовать эту ТМ на конкретно обозначенных в этом договоре условиях за денежную плату.

Что означает заключение лицензионного договора?

Для владельца торговой марки:

• он, все также, остается ее владельцем, просто временно делегирует права использования марки третьему лицу;
• он может конкретно обозначить в договоре все аспекты использования его ТМ: срок, территорию, существенные условия;
• одновременно выдавать лицензию можно не только одному конкретному лицу, но и другим параллельно;
• владелец все также может осуществлять весь объем своих прав, касающийся интеллектуальной собственности, несмотря на наличие и количество его лицензиатов;
• он может выбрать способ оплаты на свое усмотрение, то есть, это может быть как паушальная сумма, так и роялти*.

 Паушальная сумма 

*Паушальная сумма — это выплата вознаграждения за предоставленное право использования торговой марки (согласно заключенному лицензионному договору), которая осуществляется еще до получения реальной прибыли по факту ее использования лицензиатом. Фактически, получается, что это цена самой лицензии. Сумма определяется прогнозированием будущего итогового результата финансовой прибыли лицензиата на основании покупки данной лицензии.

Роялти 

*Роялти — это сумма, которая выплачивается лицензиатом владельцу прав интеллектуальной собственности за текущее использование его торговой марки. Она может быть уплачена в процентном соотношении от чистой прибыли.

Для лицензиата:

• не нужно тратить время, силы и дополнительные денежные средства на раскрутку и популяризацию своей новой торговой марки, вместо этого — использовать уже известную ТМ, у которой уже есть большой кредит доверия от клиентов;
• не будет потребности в услугах рекламщиков и PR-менеджеров, соответственно, экономия и на этом;
• если Вы заключите договор исключительной лицензии*, то, дополнительно, у Вас появится возможность выдавать сублицензии*.

• Исключительная лицензия

*Исключительная лицензия — она выдается исключительно одному лицу, то есть, лицензиату. У него будет возможность использовать данную торговую марку исключительно в той сфере, что была указана в договоре, которая строго регламентирована и ограничена лицензией.

*Сублицензия — это документ в письменной форме, который будет выдаваться лицензиатом для использования прав интеллектуальной собственности на эту же торговую марку третьему лицу — сублицензиату. Важным и обязательным условием здесь будет выступать то, что владелец прав на ТМ (лицензиар) должен будет в письменной форме это разрешить.

Советуем заранее (перед осуществлением покупки или факта передачи прав на торговую марку) узнать о благонадежности компании, ТМ которой вы желаете приобрести. Ведь в таком случае, Вы не только не сможете упростить себе жизнь, но и наберетесь новых проблем, связанных, например, с плохой репутацией. Тогда произойдет обратный эффект и Вы потратите в разы больше на то, чтобы восстановить репутацию этой торговой марки и заново завоевать доверие бизнес-партнеров и потенциальных клиентов.

Собирайте информацию с различных источников, чтобы мнение было действительно максимально независимым и нейтральным: почитайте отзывы, поговорите с другими контрагентами, найдите информацию в различных реестрах и так далее.

После всего вышеперечисленного, наверняка Вы понимаете всю важность того, чтобы четко прописать все необходимые условия в договоре и, благодаря этому, выйти в плюс. Эффективней и надежней всего будет воспользоваться правовой помощью в этом вопросе. Наша юридическая фирма “Консультариус” предоставляет услуги по оформлению документации любого вида, в соответствии с действующими нормами украинского законодательства.

Отметим, что не все здесь есть оплатным. Например, процедура переоформления торговой марки, также может быть и безоплатной, то есть, владелец просто передает свои права интеллектуальной собственности на торговую марку (полностью или в какой-то части) и не получает за это никаких денежных средств.

В этом случае, о бесплатной передачи стоит указать при составлении заявления в Укрпатенте.

Любые изменения, включая: продажу, переоформление ТМ — подлежат обязательной государственной регистрации изменений в Департаменте развития сферы интеллектуальной собственности (Укрпатенте).

Основания для регистрации в Укрпатенте:

• договор об изменении владельца торговой марки;
• подача соответствующего ходатайства (то есть, заявления);
• факт уплаты государственной пошлины за оказываемые услуги.

1. Данный срок составляет от трех до пяти месяцев, начиная от того дня, когда было направлено заявление об этом в Укрпатент.

• номер свидетельства, которое было ранее выдано владельцу Укрпатентом;
• реквизиты нынешнего владельца торговой марки;
• реквизиты преемника прав интеллектуальной собственности;
• информация обо всех (если осуществляется полная передача прав) или о части (если частичная) предоставляемых данной компанией товаров или услуг. Указать ведомости необходимо ссылаясь на классы международной классификации, для которых и осуществляется сейчас передача прав;
• предоставить информацию, насчет того, платно или бесплатно (согласно договору) будет проведена передача;
• желаемая дата заключения договора о передаче или продаже прав на ТМ;
• стандартная контактная информация, фамилия/имя/отчество, номера телефона, электронная почта.

Документы можно подать как непосредственно по адресу, так и в электронном формате.

Стоит учесть то, что Укрпатент не будет выдавать новое свидетельство на основании проведения данной процедуры, оно останется таким же. Единственное отличие — правопреемник теперь должен будет забрать оригинал себе, а не оставлять его у прошлого владельца. Это понадобиться в дальнейшем для подачи в государственные органы Украины.