Передача прав на торгову марку
Ви – власник торгової марки в Україні, якому необхідно здійснити передачу прав інтелектуальної власності на торговельну марку? У нашій статті ми детально розберемо аспекти процедури здійснення передачі прав третій особі на підставі Договору. Які етапи потрібно буде пройти? Які документи подати і куди звернутися? Детальніше читайте в статті.
Згідно з українським законодавством, торгова марка – це спеціальне позначення товару або послуг, яке містить в собі ряд унікальних (раніше неповторних) характеристик, виділяє і індивідуалізує їх серед всіх інших в конкретній сфері діяльності.
Якщо хочете докладніше дізнатися про процес національної реєстрації торгової марки в Києві та на всій території України – у нас про це вже є стаття, або ж, можете звернутися за консультацією до фахівців нашої юридичної фірми.
Нормативно-правова база
При розгляді питання про передачу прав, необхідно керуватися наступними законодавчими актами: Цивільним Кодексом України (ЦКУ), Законом України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг”, Законом України “Про охорону географічних зазначень”, Положення про представника у справах інтелектуальної власності (патентного повіреного), затвердженого постановою Кабінету Міністрів України, Наказ Міністерства Юстиції України “Про затвердження Змін до деяких нормативно-правових актів з питань інтелектуальної власності”.
Згідно ст. 16 п. 7 Закону України “Про охорону прав на знаки для товарів і послуг” – власник торгової марки має право передавати будь-якій третій особі майнові права та права, що стосуються інтелектуальної власності на неї, він може це зробити або в повній мірі, частково або щодо частини, яка була позначена в офіційному свідоцтві про товари і/або послуги на підставі Договору.
Ст. 16 п. 8 Закону проголошує, що: власник свідоцтва на торговельну марку має право надати абсолютно будь-якій особі дозвіл (тобто, видати ліцензію), яка дозволить використовувати цю ТМ на підставі ліцензійного договору.
Передача прав на торговельну марку. Поняття і характеристика
Передача прав на торговельну марку означає укладення договору між сторонами (власником прав і їх наступником), договір є оплатним.
Що отримає наступник прав в результаті? Якщо договір був укладений про повну передачі прав, то наступник матиме всі ті ж самі права, що і колишній власник позначення, а саме:
- право на використання торгової марки;
- право не дозволяти іншим особам використовувати Вашу ТМ;
- право подальшої передачі третій особі прав інтелектуальної власності на дану торговельну марку повністю, або ж, частково (здійснюється на підставі договору);
- право видачі ліцензії (дозволу) третім особам на використання Вашої торгової марки на підставі укладеного між Вами ліцензійного договору;
- право ставити перед позначенням своєї торгової марки букву “R”, яка означає, що Вашу марку було офіційно зареєстровано на території України.
Колишній власник же, натомість за це, отримає грошову виплату.
Під частковою передачею прав мається на увазі, що власник прав може передати їх виключно на певний перелік товарів або послуг (а не в повній мірі, як це було зазначено вище) і, все ще, може залишитися власником бренду в цілому.
Простіше кажучи, таким чином, у нас з’явиться ще один фігурант-правонаступник, наприклад, логотипу, але у старого власника, також, залишаться права на ТМ. Це яскраво виражено відносно компаній, які займаються виробництвом і постачанням різних товарів або наданням великого спектру послуг, при цьому – одна особа може володіти правами на одяг певної марки, а інша особа – правами на електротехніку цієї ж торгової марки.
Ліцензійний договір
Ліцензійний договір – це домовленість, згідно з якою власник торгової марки (який буде виступати в договорі як ліцензіар), між іншою стороною – третьою (зацікавленою) особою (яке буде виступати в договорі як ліцензіат), про право використовувати цю ТМ на конкретно визначених в цьому договорі умовах за грошову плату.
Що означає укладення ліцензійного договору?
Для власника торгової марки:
- він також залишається її власником, просто тимчасово делегує права використання марки третій особі;
- він може конкретно визначити в договорі всі аспекти використання його ТМ: термін, територію, істотні умови;
- одночасно видавати ліцензію можна не тільки одній конкретній особі, а й іншим паралельно;
- власник також може здійснювати весь обсяг своїх прав, що стосується інтелектуальної власності, незважаючи на наявність і кількість його ліцензіатів;
- він може вибрати спосіб оплати на свій розсуд, тобто, це може бути як паушальний платіж*, так і роялті *.
* Паушальна сума – це виплата винагороди за надане право використання торгової марки (згідно з укладеним ліцензійним договором), яка здійснюється ще до отримання реального прибутку за фактом її використання ліцензіатом. Фактично, виходить, що це ціна самої ліцензії. Сума визначається прогнозуванням майбутнього підсумкового результату фінансового прибутку ліцензіата на підставі покупки даної ліцензії.
* Роялті – це сума, яка виплачується ліцензіатом власнику прав інтелектуальної власності за поточне використання його торгової марки. Вона може бути сплачена в процентному співвідношенні від чистого прибутку.
Для ліцензіата:
- не потрібно витрачати час, сили і додаткові кошти на розкрутку і популяризацію своєї нової торгової марки, замість цього – використовувати вже відому ТМ, у якої вже є великий кредит довіри від клієнтів;
- не буде потреби в послугах рекламників і PR-менеджерів, відповідно, економія і на цьому;
- якщо Ви укладете договір виключної ліцензії *, то, додатково, у Вас з’явиться можливість видавати субліцензії *.
* Виняткова ліцензія – вона видається виключно одній особі, тобто, ліцензіату. У нього буде можливість використовувати дану торговельну марку виключно в тій сфері, що була вказана в договорі, яка суворо регламентована і обмежена ліцензією.
* Субліцензія – це документ в письмовій формі, який буде видаватися ліцензіатом для використання прав інтелектуальної власності на цю ж саму торговельну марку третій особі – субліцензіату. Важливою і обов’язковою умовою тут буде виступати те, що власник прав на ТМ (ліцензіар) повинен буде в письмовій формі це дозволити.
Радимо заздалегідь (перед здійсненням покупки або факту передачі прав на торговельну марку) дізнатися про благонадійність компанії, ТМ якої Ви бажаєте придбати. Адже в такому випадку, Ви не тільки не зможете спростити собі життя, але і наберетеся нових проблем, пов’язаних, наприклад, з поганою репутацією. Тоді відбудеться зворотній ефект і Ви витратите в рази більше на те, щоб відновити репутацію цієї торгової марки і заново завоювати довіру ділових партнерів і потенційних клієнтів.
Збирайте інформацію з різних джерел, щоб думка була дійсно максимально незалежною і нейтральною: почитайте відгуки, поговоріть з іншими контрагентами, знайдіть інформацію в різних реєстрах і так далі.
Після всього перерахованого вище, напевно Ви розумієте всю важливість того, щоб чітко прописати всі необхідні умови в договорі і, завдяки цьому, вийти в плюс. Ефективніше і надійніше за все буде скористатися правовою допомогою в цьому питанні. Наша юридична фірма “Консультаріус” надає послуги з оформлення документації будь-якого виду, відповідно до діючих норм українського законодавства.
Відзначимо, що не все тут є оплатним. Наприклад, процедура переоформлення торговельної марки, також може бути і безоплатною, тобто, власник просто передає свої права інтелектуальної власності на торговельну марку (повністю або в якійсь частині) і не отримує за це ніяких коштів.
В цьому випадку, про безкоштовну передачу варто вказати при складанні заяви в Укрпатенті.
Реєстрація факту передачі прав на торговельну марку
Будь-які зміни, включаючи: продаж, переоформлення ТМ – підлягають обов’язковій державній реєстрації змін до Департаменті розвитку сфери інтелектуальної власності (Укрпатенті).
Офіційний сайт: [https://ukrpatent.org/uk/articles/services]
Підстави для реєстрації в Укрпатенті:
- договір про зміну власника торгової марки;
- подача відповідного клопотання (тобто, заяви);
- факт сплати державного мита за надані послуги.
Строк зміни власника прав на торговельну марку
Даний строк становить від трьох до п’яти місяців, починаючи від того дня, коли було направлено заяву про це до Укрпатенту.
Відомості в документах, які необхідні для реєстрації
Вам знадобляться вказати наступні відомості:
- номер свідоцтва, яке було раніше видано власнику Укрпатентом;
- реквізити нинішнього власника торгової марки;
- реквізити наступника прав інтелектуальної власності;
- інформація про всі (якщо здійснюється повна передача прав) або про частину (якщо часткова) товари або послуги, які надає ця компанія. Вказати відомості необхідно посилаючись на класи міжнародної класифікації, для яких і здійснюється зараз передача прав;
- надати інформацію, щодо того, за плату або безкоштовно (згідно з договором) буде проведена передача;
- бажана дата укладення договору про передачу або продаж прав на ТМ;
- стандартна контактна інформація, прізвище/ім’я/по батькові, номера телефону, електронна пошта.
Документи можна подати як безпосередньо за адресою, так і в електронному форматі.
Варто врахувати те, що Укрпатент не видаватиме нове свідоцтво на підставі проведення даної процедури, воно залишиться таким самим. Єдина відмінність – правонаступник тепер повинен буде забрати оригінал собі, а не залишати його у минулого власника. Це знадобитися в подальшому для його подачі в державні органи України.
Важливо! Після всього цього пам’ятайте про те, що краще захистити себе і відразу ж взяти виписку з державного реєстру Укрпатенту про те, що у торгової марки тепер офіційно буде новий власник. Дану виписку можна замовляти і отримувати необмежену кількість разів.
Підведемо підсумок. Те, що сторони уклали між собою договір про передачу прав і досягли згоди щодо всіх істотних умов, ще не означає, що процедура є завершеною. Для того, щоб вона вважалася такою – необхідно здійснити державну реєстрацію змін до Укрпатенті.
Займатися оформленням і подачею всього пакету документів дуже трудомісткий процес, який ще й забирає більшу велику частину Вашого вільного часу, тому, можете доручити це заняття кваліфікованим юристам, які представлятимуть Ваші інтереси на підставі довіреності.
Які переваги Вам надасть залучення до справи професійного юриста?
- економія часу і гарантоване коректне оформлення документації;
- захист від “підводних каменів” в договорі і нечистих на руку контрагентів;
- можливість задати будь-які питання, яке стосуватиметься юриспруденції, і отримати взамін конкретні відповіді;
- оперативність в діях;
- представлення Ваших інтересів у відносинах як з приватними особами, так і з державними органами України.
Фахівці нашої юридичної фірми “Консультаріус” з радістю вислухають Вас і нададуть відповідь на всі питання. Ми працюємо не тільки в Києві і Київській області, а й по всій території України. Разом ми знайдемо вихід з будь-якої ситуації!
Переваги роботи з нашою компанією
Наші фахівці консультують та працюють по всій території України, не лише у Києві.
Зв’язатися з нами Ви можете декількома способами: заповніть заявку на сайті – і ми самі передзвонимо Вам у робочий час, якщо ж не хочете чекати – телефонуйте за вказаним на нашому сайті номером телефону.
Наші партнери та клієнти
OTP BANK
Наш офіційний банк партнер
Банк Альянс
Наш клієнт та партнер
Арсенал Kids
Наш спортивний клієнт
Hidrafacial
Наш клієнт та партнер
Вам сподобалося працювати з нами?
Залишіть відгук!
Консультариус сопровождает нашу деятельность с момента регистрации первой компании, а именно с января 2019 года. Мы сразу нашли общий язык, после чего юристы включились в работу. Также нам нравится, что в данной компании обеспечивается параллельно и бухгалтерское сопровождение, поэтому клиент не испытывает сопротивления между аутсорс юристом и бухгалтером. Рады партнёрству и смело рекомендуем Консультариус!
Группа компаний MAGIC
(ТОВ «Меджик Консьерж», ТОВ «Меджик Консьерж»).
Время от времени пользуемся услугами юриста Консультариус для вычитки и подготовки договоров. Довольны безукоризненным соблюдением сроков, ценами на услуги и вниманию к деталям.
Рекламное агентство ArtNET
(ТОВ «АГЕНТСТВО ІНТЕРНЕТ-РЕКЛАМИ «АРТНЕТ»)
Для кожного бізнесу дуже важливо завжди мати на зв'язку надійних радників з юридичних питань, тому Компанія VARM користується послугами Консультаріуса на постійній основі. За час співпраці юристи продемонстрували себе як професіонали в спірних ситуаціях з контрагентами, зокрема в процесі узгодження договорів поставки. Дякуємо за плідну співпрацю.
VARM:Трубопроводна арматура
(ТОВ «В.АРМ»)
На старте нашего бизнеса мы вообще игнорировали юридические нюансы, избегали лишние бумаги и формальности, пока это не обернулось крупной проблемой - штрафные санкции от клиента. Когда ситуация зашла в тупик мы решили обратиться к юристам (не рекомендуем затягивать проблемы).
Сначала попробовали работать с первыми попавшимися из гугла, но то не смогли помочь и просто развели руками. Тогда другой наш клиент порекомендовал нам Консультариус, куда мы обратились и это был очень верный выбор. Сейчас мы уверенно вписываем юр. услуги в свой бюджет, потому что поняли, от каких больших рисков и головняка нас избавляют юристы. Занимайтесь бизнесом, договорами пусть занимаются специалисты.
* Кстати, от штрафных санкций со стороны клиента тоже удалось отбиться благодаря лазейке в договоре, которую нашёл юрист Консультариус :))ProfitMakers
(ТОВ "ПРОФІТМЕЙКЕРС")
Консультаріус – наші колеги з юридичного консалтингу, яких ми залучаємо в процесі надання послуг. За час спільної роботи жодного разу не булі зірвані строки або порушені умови: всі клієнти задоволені та залишали тільки позитивні фідбеки. З цього можна зробити висновок, що Консультаріус є надійним юридичним партнером. Бажаємо успіхів та розвитку Вашій компанії.
PartnerConsult LTD
(ТОВ «АК ПАРТНЕР КОНСАЛТ»)
Бизнес в сфере промышленного альпинизма имеет много подводных камней: начиная от вопросов безопасности сотрудников, заканчивая ответственностью перед клиентом. Деятельность компании PromAlp-Group усложнена, кроме того, и наличием иностранных заказчиков. К счастью, с этим всем уже больше года отлично справляются наши юридическо-бухгалтерские советники из Консультариус, которым мы полностью делегировали эту сферу. Рады сотрудничеству!
PromAlp-Group
(ТОВ «ПРОМАЛЬП-ГРУП»)